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吳挺絹

寄出智財權侵害警告信之前,你有做到這些步驟嗎?


現在許多業者對於運用商標權、專利權、著作權等智慧財產權,來作為保障自己權益並排除他人競爭的工具愈來愈有概念。

因為這些相關法規都賦予權利人一定程度的排他效力,例如:

1.商標法第35條第2項規定:「除本法第36條另有規定外,下列情形,應經商標權人之同意:一、於同一商品或服務,使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務,使用相同於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。」

2.專利法第58條第1項規定:「發明專利權人,除本法另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」同法第136條第1項規定:「設計專利權人,除本法另有規定外,專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。」

3.著作權法第22條第1項規定:「著作人除本法另有規定外,專有重製其著作之權利。」

因此當業者發現自己的智慧財產權可能被他人侵害的時候,當然必須起身而行捍衛自己的權利,也捍衛自己的市場地位。

在委任律師提起訴訟主張權益之前,常見的一個方式是業者會找律師發律師函警告,甚至登報發廣告啟事,以達到要求侵權廠商和該廠商的下游廠商(例如:經銷商)停止販售或製造商品,甚至也讓消費者停止購買侵權商品之目的。

可是,這個時候真的可以直接發律師函或其他警告信嗎?

實務上曾有些廠商因為發這樣的登報廣告或律師函,而被公平交易委員會認為違反公平法,而處分須繳行政罰鍰的案例!

常見違反的規定如公平法第20條第1、3款:「有下列各款行為之一,而有限制競爭之虞者,事業不得為之:一、以損害特定事業為目的,促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為。…三、以低價利誘或其他不正當方法,阻礙競爭者參與或從事競爭之行為。」

然而公平法第45條亦規定:「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為,不適用本法之規定。」因此,公平會為讓業者在行使自己的權利時,能有規則可以參考以避免踩到公平法的線,公佈「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」讓大家遵循。

該原則第3、4點規定,業者在發出警告函之前,必須先踐行的程序:

第3點:「事業踐行下列確認權利受侵害程序之一,始發警告函者,為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為:(一)經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。(二)經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。(三)將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定,取得鑑定報告,且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商,請求排除侵害者。事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知,但已事先採取權利救濟程序,或已盡合理可能之注意義務,或通知已屬客觀不能,或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形,視為已踐行排除侵害通知之程序。」

第3點包含「先行確認」與「先行通知」程序,只要在發警告函之前有遵守這樣的流程,就會被認定為屬於公平法第45條的「行使權利之正當行為」,就不會違反公平法!

但是,有些業者可能覺得第3點的方式太緩不濟急,這時侯還可以透過第4點的方式!

第4點:「事業踐行下列確認權利受侵害程序,且無公平交易法第二十條、第二十一條、第二十四條、第二十五條規定之違法情形,始發警告函者,為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為:(一)發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。(二)於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍,及受侵害之具體事實(例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等),使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業未踐行前項第一款排除侵害通知,但已事先採取權利救濟程序,或已盡合理可能之注意義務,或前項通知已屬客觀不能,或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形,視為已踐行排除侵害通知之程序。」

但第4點畢竟踐行的「先行確認」程序沒有第3點嚴謹,因此,若有人提出警告函違法的檢舉,公平會還是會依個案判斷有無違反「公平法第20條、第21條、第24條、第25條規定」的違法情形,經公平會檢視後都沒有問題,才能安全過關,算是公平法第45條的「行使權利之正當行為」喔!

結語:公平法為確保業者之間的公平競爭,以維護交易秩序,會介入智慧財產權利人保障自己權益的書面甚至口頭警告行為!而公平會判斷的重點在於權利人的行為是否屬於「行使權利之正當行為」,只要有踐行完整「先行確認與先行通知」程序,再發警告函,就屬於符合公平法的合法行為。各位權利人在行使權利時,務必要留意,以免不小心觸法喔!

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